Industrial liaison office

A partire dagli anni 80 le Università, in particolare quelle situate all’estero, hanno avviato un processo di valorizzazione della ricerca, impegnandosi a “trasferire” le conoscenze acquisite verso le imprese ed il territorio; questo processo si è concretizzato nella promozione di Spin off accademici, nello sfruttamento commerciale di invenzioni realizzate nei laboratori e nei centri di ricerca universitari, nella creazione di Incubatori di impresa e di Parchi scientifici. Anche in Italia questa tendenza si è fortemente sviluppata, soprattutto sul finire degli anni 90, anche su impulso di alcuni interventi legislativi che hanno indotto gli Atenei ad impegnarsi nelle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca.
Ricordiamo infatti:

• il D.Lsg. 297/99 che consente al personale di ricerca di partecipare o di creare nuove imprese solo se uno specifico regolamento d’Ateneo disciplini la procedura autorizzativa, gli eventuali conflitti di interesse, la compatibilità con gli impegni accademici, le questioni relative alla proprietà intellettuale
• la L. 383/2001 e, successivamente, il D.Lgs. 30/2005, che ha attribuito al ricercatore la titolarità esclusiva delle invenzioni da egli realizzate, inducendo gli Atenei ad adottare specifici regolamenti in materia di brevettazione.

In questo contesto, nel 2002 è stato creato il NetWork per la valorizzazione della ricerca universitaria (www.netval.it) a cui aderiscono la maggior parte degli Atenei italiani con l’obiettivo di rendere omogenei principi e criteri cui ispirare la azioni in materia di brevettazione, costituzione di spin off e trasferimento tecnologico, di rendere disponibili le informazioni utili per rafforzare le opportunità per una cooperazione di ricerca sulle tematiche brevettuali e sui risultati brevettabili anche per identificare condizioni adatte ad aumentare l’impatto economico dei risultati della ricerca, sia attraverso il licensing, sia valutando i presupposti per la creazione di spin off e l’incubazione di impresa.

La normativa relativa ai brevetti è stata completamente riscritta nel D.Lgs. 30/2005 “Codice dei diritti di proprietà industriale” che ha riordinato tutta la materia ed ha, fra l’altro, abolito il R.D. 1127/1939.

L’Università degli Studi di Firenze ha adottato un proprio Regolamento d’Ateneo per la brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche.

• Cos’è un brevetto
• Come si ottiene un brevetto a nome dell’Università degli Studi di Firenze
• Invenzione
• Durata e tipologia di brevetti
• Territorialità del brevetto
• Elenco brevetti dell’Università degli Studi di Firenze (file xls)

Per i documenti in formato pdf è necessario Adobe Acrobat Reader:

Il brevetto è un titolo giuridico che permette all’autore di un’invenzione di realizzare e di sfruttare economicamente il trovato in via esclusiva, impedendo dunque ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione.

Il brevetto si ottiene con la presentazione di una domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (http://www.uibm.gov.it/) o presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (http://www.fi.camcom.it/), o con il conferimento di un mandato ad uno Studio di consulenza brevettuale.

I diritti di brevetto consistono in due aspetti:

1. il diritto morale ovvero il diritto alla paternità dell’invenzione che è inalienabile, imprescrivibile e, a seguito della morte dell’inventore, può essere fatta valere dall’inventore o dai suoi discendenti
2. i diritti patrimoniali, che sono invece alienabili e trasmissibili.

Pertanto, mentre la paternità dell’invenzione fa sempre capo ad una o più persone autori dell’invenzione (titolari del diritto morale), il titolare del diritto patrimoniale può essere un’altra persona – fisica o giuridica – diversa dall’inventore: è il caso, ad esempio, delle invenzioni realizzate dai dipendenti ai quali è riconosciuta la paternità dell’invenzione, ma non la titolarità di essa che appartiene al datore di lavoro. Tuttavia vengono contemplate alcune eccezioni a tale regola:

1. l’invenzione “occasionale” di un trovato che rientri nel campo di attività del datore di lavoro: l’autore dell’invenzione è pieno titolare del diritto al brevetto, mentre il datore di lavoro ha un diritto di opzione per l’uso dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto
2. l’invenzione del ricercatore che sia dipendente di una Università o di un Ente Pubblico di Ricerca (EPR): l’autore ha la titolarità esclusiva dell’invenzione, non solo dal punto di vista morale ma anche patrimoniale. In tal caso infatti il ricercatore, nei confronti del proprio datore di lavoro, ha il solo obbligo di comunicare di aver provveduto a brevettare la propria invenzione; a sua volta l’ente – Università o EPR – ha il dovere di stabilire in un proprio regolamento il canone che spetta all’inventore e al datore di lavoro nel caso in cui l’invenzione sia oggetto di sfruttamento commerciale con cessione del brevetto o con la concessione di licenza. Tuttavia la maggior parte degli Atenei ha adottato Regolamenti che disciplinano il rapporto con l’inventore, offrendogli  l’opportunità di cedere la titolarità del diritto al brevetto alla propria Università, che quindi ne assume la gestione economica, provvede al sostenimento delle spese di brevettazione e di mantenimento e all’eventuale tutela giudiziaria; gli stessi Regolamenti prevedono che gli eventuali proventi da sfruttamento economico (licenza o vendita del brevetto) dovranno essere divisi tra l’Inventore e l’Ateneo di appartenenza.

Il principio dell’esclusività dei diritti a favore dell’inventore – dipendente di Università o EPR - non trova però applicazione qualora l’invenzione sia stata realizzata nel corso dello svolgimento di ricerche finanziate da soggetti privati o da enti pubblici: in questo caso il ricercatore non ha più la titolarità esclusiva dei diritti e la normativa non stabilisce alcuna regola, lasciando evidentemente liberi i contraenti di stabilire contrattualmente la titolarità del diritto al brevetto.

L’Inventore che in applicazione del Regolamento d’Ateneo per la brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche intenda brevettare una propria invenzione a nome dell’Università degli Studi di Firenze presenta la richiesta al Rettore inviandola all’Ufficio per i Rapporti Università-Impresa, Industrial Liaison Office – ILO.

La domanda di brevetto, firmata dal richiedente e dagli altri eventuali Inventori designati, deve essere accompagnata da:

• curriculum scientifico degli Inventori, compreso le pubblicazioni,
• descrizione dell’invenzione,
• indicazione dei paesi in cui si intende richiedere la tutela brevettale specificando se viene richiesto un brevetto italiano, europeo o l’avvio di una domanda internazionale ai termini del Patent Cooperation TReaty (PCT),
• indicazione di eventuali convenzioni o progetti di ricerca nel cui svolgimento è nata l’invenzione,
• analisi del mercato nazionale e internazionale nei quali si evidenziano le potenzialità di commercializzazione dell’invenzione.

È opportuno che la richiesta di brevettazione sia accompagnata da una manifestazione di interesse verso l’invenzione da parte di enti (Industria, Consorzio, altro ente pubblico) che si possa concretizzare, attraverso successive trattative condotte con il supporto dell’ILO, in contratti di sfruttamento economico dell’invenzione stessa (licenza d’uso e/o cessione del brevetto), contratti di sviluppo, di perfezionamento, ecc...

La richiesta di brevetto viene trasmessa dall’ILO alla Commissione consultiva di Ateneo per la brevettazione (Prof. Guido Chelazzi Presidente, Prof.ssa Anna Carla Nazzaro, Prof. Cristiano Ciappei, Prof. Umberto Tombari, Dott. Michele Orefice) che esprimerà un parere sull’opportunità o meno di brevettare l’invenzione a nome dell’Università e proporrà al Consiglio di Amministrazione le modalità dell’estensione territoriale della copertura brevettale e la ripartizione dei costi per l’ottenimento del brevetto tra l’Ateneo e l’Inventore.

Affinché l’invenzione sia brevettabile, devono essere verificate le seguenti caratteristiche:

1. l’applicazione industriale, cioè la realizzabilità tecnica e la riproducibilità in un contesto industriale,
2. la novità: l’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica, e se non è stata resa nota in alcun modo e in alcun luogo. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto. La divulgazione distrugge la novità dell’invenzione, in qualunque modo essa avvenga, cioè attraverso una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo (durante una conferenza, attraverso una pubblicazione scientifica o un’altra forma di pubblicità). Tuttavia, una sostanza già brevettata per un certo uso può essere nuovamente brevettata per un secondo uso, completamente diverso ed indipendente dal primo, senza che possa essere messa in dubbio la sua novità.
3. l’originalità: l’invenzione deve rilevare un qualcosa di più rispetto alle conoscenze già esistenti.
4. l’attività inventiva: l’invenzione deve implicare un’attività inventiva, ovvero concretizzarsi in un qualcosa di nuovo per una persona esperta del settore e di non evidente rispetto allo stato della tecnica.
5. la liceità: il trovato non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume.

Non sono considerate invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i programmi per elaboratori, la presentazione di informazioni, i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici (mentre sono invece brevettabili le sostanze per attuare tali metodi), le razze animali ed i procedimenti biologici per il loro ottenimento (mentre sono brevettabili i procedimenti microbiologici ed i prodotti da essi ottenuti).

A seconda della tipologia delle invenzioni, si distinguono

1. invenzioni industriali di prodotto e di procedimento: durata 20 anni.
   Per i prodotti di uso medicale soggetti ad autorizzazione ministeriale, un apposito certificato complementare permette di allungare la durata effettiva del brevetto per un periodo pari a quello compreso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto di autorizzazione all’immissione in commercio del medicamento brevettato, periodo che comunque non può superare i 18 anni oltre la durata legale del brevetto.
2. modelli di utilità: durata 10 anni
3. topografie dei prodotti a semiconduttori: durata 10 anni

Una diversa tipologia di protezione viene attribuita a

1. disegni e modelli: durata della registrazione pari 5 anni
2. nuove varietà vegetali: durata della privativa pari a 20 anni e 30 anni per alberi e viti.

La tutela brevettale è limitata all’ambito territoriale per il quale viene richiesta: pertanto può essere richiesto un brevetto italiano, europeo, nazionale estero o internazionale secondo le modalità del Patent Cooperation Treaty (PCT).

Nel territorio in cui è stato depositato il brevetto, il titolare può far valere il diritto di esclusiva da esso garantito e le limitazioni nei confronti di eventuali contraffattori; negli altri paesi in cui la tutela brevettuale non è stata richiesta, chiunque può realizzare, produrre, usare l’invenzione, ma non brevettarla per mancanza del requisito della novità.

Il brevetto rilasciato in Italia ha piuttosto una funzione di “registrazione” in quanto l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) non esegue alcun esame di merito sui requisiti di brevettabilità, mentre le procedure brevettali internazionali sono molto più sostanziali e più complesse.

Si ricordano brevemente le convenzioni internazionali che hanno reso più semplice le procedure di brevettazione:

• Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo entrata in vigore nel 1978, a cui aderiscono 30 paesi: viene presentata una sola domanda di brevetto presso un ufficio brevetti nazionale oppure presso uno degli uffici di Monaco, L’Aja e Berlino.
• Il Patent Cooperation Treaty (PCT) entrato in vigore nel 1978 e al quale aderiscono attualmente oltre 120 paesi, consente di ottenere con un’unica procedura, una serie di brevetti in più paesi esteri. Contrariamente alla procedura europea, la fase PCT non si conclude con un brevetto, ma solo con un giudizio favorevole, sfavorevole, o parzialmente sfavorevole. Le fasi sono molto simili alla procedura europea, ma cambiano sostanzialmente i tempi della conclusione della procedura, che sono 30 mesi a partire dalla data della domanda PCT.

La procedura di rilascio del brevetto europeo prevede che l’ufficio europeo esegua un unico procedimento sulla domanda di brevetto che consiste:

1. pubblicazione della domanda (entro 18 mesi dalla data di presentazione)
2. rapporto di ricerca (emesso contestualmente o subito dopo la pubblicazione) con il quale vengono evidenziati i documenti già disponibili pubblicamente (brevetti e pubblicazioni scientifiche) rilevanti ai fini della novità dell’invenzione in oggetto (indicati con X), dell’attività inventiva (indicati con Y) e del back ground tecnologico (indicato con A).
3. esame di merito (da richiedere entro 6 mesi dal rapporto di ricerca): non è obbligatorio, ma è utile al fine di valutare l’ottemperanza del contenuto della domanda di brevetto ai 3 criteri citati (novità, l’attività inventiva, l’applicazione industriale)
4. rilascio del brevetto europeo, che viene comunemente definito “un fascio di brevetti” pari al n. dei paesi “designati”
5. designazione dei paesi: il titolare del brevetto dovrà decidere in quali paesi convalidare il brevetto europeo, e provvedere alla traduzione nella lingua locale e al pagamento delle tasse di mantenimento.

IL PCT prevede i seguenti step, simili a quelli già visti per il brevetto europeo:

1. deposito di un’unica domanda internazionale presso gli Uffici nazionali competenti oppure presso gli uffici di Ginevra
2. ricerca internazionale che si conclude con l’emissione dell’International Search Report
3. esame di merito della domanda internazionale, non obbligatorio, per verificare i requisiti di brevettabilità
4. giudizio finale dell’autorità internazionale
5. fase di nazionalizzazione: scelta dei paesi in cui nazionalizzare le domande di brevetto e relativo mantenimento. Ogni ufficio del paese designato riceverà il rapporto di ricerca e il rapporto sull’eventuale esame della domanda eseguito dall’ufficio internazionale che non sarà vincolante ai fini del rilascio del brevetto nazionale.

La promozione degli Spin-off accademici è stata avviata con il D.Lsg. 297/99.

Lo Spin-off è un’impresa costituita per favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo del risultato di una ricerca che si è sviluppata nell’Università ed è stata condotta da un ricercatore universitario: nella maggior parte dei casi lo Spin-off utilizza un brevetto di cui l’Università è titolare.

L’impresa è costituita da ricercatori universitari, l’Università ed uno o più enti esterni, ed assume una soggettività giuridica propria ed esterna rispetto ai proponenti stessi.
Le imprese Spin-off hanno ricevuto impulso dopo l’approvazione del D.Lsg. 297/99 e del D.M. 593/2000 che permette di accedere agli interventi di sostegno finanziario a favore di progetti o di programmi di ricerca industriale (Fondo Agevolazioni alla Ricerca – FAR) che siano presentati da società costituite o da costituire tra università e professori e ricercatori autorizzati sulla base di appositi regolamenti d’Ateneo.

L’Ateneo ha adottato un proprio Regolamento d’Ateneo sulla partecipazione a Società previste dal D.Lgs. 297/99.

• Come si costituisce uno Spin-off
• Spin-off attivati presso l’Università degli Studi di Firenze (file pdf)

Incubatore

L’Incubatore è una struttura dove potranno essere localizzate nuove iniziative imprenditoriali nella fase di start up anche partecipate dall’Ateneo o da personale docente-ricercatore che sia stato autorizzato a costituire un’impresa Spin-off.

Nei locali dell’Incubatore d’impresa le aziende Spin-off in cui partecipa l’Ateneo hanno un accesso privilegiato (art. 3 c. 2 Regolamento d’Ateneo sulla partecipazione a Società previste dal D.Lgs. 297/99); le imprese “incubate” potranno perciò usufruire di facilities (uso di locali, assistenza finanziaria, formazione, pubblicità, servizi tecnici, scambio di know how) e creare reti di sinergia con altri partners locali e nazionali.

Al fine di favorire lo sviluppo di nuove imprese ad alto contenuto innovativo l’Università di Firenze ha avviato la creazione di un Incubatore presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino ed ha partecipato all’avvio dell’Incubatore Firenze ubicato presso la sede di Brozzi, promosso, oltre che dall’Università di Firenze, dal Comune, dalla Camera di Commercio, dalla Provincia, dalla Regione Toscana.

Per i documenti in formato pdf è necessario Adobe Acrobat Reader:

Il Docente/Ricercatore che in applicazione del Regolamento sulla partecipazione a società previste dal D.Lgs. 297/99 intenda partecipare o costituire una nuova Società con lo scopo di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo del risultato della ricerca universitaria deve chiedere al Rettore apposita autorizzazione inviando la richiesta all’Ufficio per i Rapporti Università-Impresa, Industrial Liaison Office – ILO.
Nella richiesta deve essere precisato:

• l’oggetto sociale, la forma giuridica, la sede dello Spin off
• la carica che in essa sarà ricoperta dal Docente/Ricercatore,
• la mansione che sarà svolta dal medesimo,
• l’impegno previsto e, in funzione di questo, la richiesta di essere collocato in aspettativa senza assegni o di rimanere in servizio in regime di tempo pieno o di tempo definito,
• la percentuale di partecipazione al capitale sociale da parte del richiedente,
• la proposta di partecipazione dell’Ateneo allo Spin off,
• l’eventuale richiesta di agevolazioni al MIUR previste dal D.Lgs. 297/99.

La richiesta va integrata con la formulazione del piano d’impresa (business plan) riferito al primo triennio di vita dello Spin off e dal Progetto scientifico connesso all’oggetto sociale.
Nel caso in cui sia previsto che partecipino allo Spin off una o più società già esistenti, è necessario allegare i bilanci d’esercizio di tali enti almeno riferiti all’ultimo triennio.
La Commissione consultiva di Ateneo per la brevettazione e per le relazioni economiche (Prof. Guido Chelazzi Presidente, Prof.ssa Anna Carla Nazzaro, Prof. Cristiano Ciappei, Prof. Umberto Tombari, Prof. Paolo Citti, Prof. Alberto Tesi, Dott. Michele Orefice) esprimerà un parere sull’opportunità di concedere l’autorizzazione al Docente/Ricercatore a partecipare alla Società; inoltre, considerando l’opportunità che alla stessa partecipi anche l’Ateneo, darà un parere e proporrà agli Organi di governo la misura e la modalità di partecipazione dell’Ateneo all’impresa.