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Brevetti e licensing
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Brevetti e licensing

L’Università degli Studi di Firenze considera la gestione della proprietà intellettuale elemento strategico per tutelare il proprio patrimonio inventivo e trasferire le conoscenze per supportare l’innovazione e il progresso della collettività.

La Commissione di Ateneo e l’Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca sono le strutture centrali che danno supporto agli organi di governo, alle strutture di ricerca e ai singoli inventori nella gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generate nell’Ateneo fiorentino.

Perché brevettare

  • Con il brevetto si tutela l’invenzione ed il suo valore economico.
  • Il brevetto conferisce il monopolio esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, limitato nel tempo e nel territorio prescelto.
  • Il brevetto consente di proteggere gli investimenti in ricerca ed innovazione, evitando che altri utilizzino gratuitamente il frutto di tali attività.
  • Solo con il brevetto il titolare può far valere il diritto di esclusiva da esso garantito e le limitazioni nei confronti di eventuali contraffattori.
  • Con il brevetto si possono ottenere dalle invenzioni profitti derivanti dalle concessioni in licenze d’uso o dalla vendita.
  • Con un brevetto il titolare può accedere a nuovi mercati e/o a nuove tecnologie mediante licenze incrociate.

Prima di richiedere la concessione di un brevetto è essenziale procedere ad una valutazione strategica sui costi/benefici, un brevetto può infatti essere difficile e costoso da acquisire, gestire e proteggere.

Per decidere se richiedere o meno la concessione di un brevetto è importante interrogarsi su alcune questioni utili ad individuare la strategia di protezione e sviluppo:

  • Esiste un mercato su cui promuovere l’invenzione, oppure potenziali licenziatari/investitori per supportare l’introduzione nel mercato?
  • Esiste la libertà di sfruttare l’invenzione? (FTO freedom to operate) Oppure l'innovazione incorpora la tecnologia già brevettata da altri o ne rappresenta solo una versione migliorata?
  • Quali sono i principali vantaggi della propria invenzione rispetto allo stato dell’arte? Esistono invenzioni simili o sostituibili?
  • L’invenzione è utile per migliorare un prodotto esistente o piuttosto a sviluppare un nuovo prodotto?
  • Sarà possibile identificare la violazione da parte di terzi dei diritti di brevetto?


Come brevettare a UNIFI

Il ricercatore può giungere ad un risultato inventivo suscettibile di brevettazione (art.65 del D.Lgs 30/2005 link a sito esterno):



Ambito di ricerca istituzionale
In tal caso il diritto al brevetto spetta all’inventore/agli inventori (di seguito inventori) che può/possono decidere se:

 

Depositare la domanda di brevetto a proprio nome
Gli inventori si assumono personalmente ogni spesa, tassa ed onere economico, hanno l’obbligo di comunicare, con il modulo “Comunicazione di risultato inventivo suscettibile di brevettazione conseguita nell’ambito di Ricerca Istituzionale” (modulistica) entro 30 giorni dal deposito, l’avvenuta presentazione della domanda all’Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca e trasmettere copia della domanda depositata. Nel caso in cui gli inventori ottengano dei proventi dallo sfruttamento del brevetto, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti, all’Ateneo spetta il 40% dei suddetti proventi sulla quota degli inventori, al netto delle spese. Gli inventori sono pertanto obbligati a comunicare ogni valorizzazione fatta sul titolo ed inviare copia del contratto all’Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca di UNIFI. Qualora gli inventori interrompano la procedura di brevettazione o sospendano il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto di cui siano titolari o allo scadere dei 5 anni dal rilascio del brevetto non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, devono darne comunicazione all’Università.

Cedere la titolarità ad UNIFI
Qualora gli inventori intendano cedere la titolarità della propria invenzione all’Università degli Studi di Firenze potranno farne domanda alla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale, l’organo incaricato ad esprimere pareri sulla gestione della proprietà intellettuale universitaria. In questo caso i proventi derivanti dalla vendita o licenza dei diritti di brevetto acquisiti dall'Ateneo, detratti i costi per la brevettazione e per il mantenimento del brevetto saranno suddivisi al 50% all'Università e 50% agli inventori, salvo diversa ripartizione stabilita prima del deposito della domanda brevettuale.
Per la cessione della titolarità del brevetto all’Università gli inventori dovranno rivolgersi all’Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca e compilare i moduli: Comunicazione di risultato inventivo suscettibile di brevettazione conseguita nell’ambito di Ricerca Istituzionale e Invention disclosure (modulistica)

Procedura per il deposito

Procedura fasi successive al deposito



Ambito di ricerca vincolata
In tal caso l’Università rimane titolare degli eventuali diritti derivanti da invenzioni brevettabili ottenute col contributo dei propri ricercatori. I diritti derivanti dall’Invenzione, spettanti all’Università e al soggetto finanziatore, sono definiti dagli stessi negozialmente se non già disciplinate nel contratto che regola il progetto di ricerca.

 

L’inventore è tenuto in questo a caso a dare comunicazione all’Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca del “Conseguimento di risultato inventivo suscettibile di brevettazione conseguita nell’ambito della Ricerca vincolata”

Procedura per il deposito

Procedura fasi successive al deposito

 

Procedura per il deposito

La procedura per la brevettazione di invenzioni del personale universitario dell’Ateneo è prevista dal Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario emanato con Decreto rettorale, 4 giugno 2013, n. 595.

Personale universitario soggetto al Regolamento
così come disciplinato dall’art. 18, comma 5 della legge 240 del 2010:

 

a) professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) titolari degli assegni di ricerca
c) studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
d) professori a contratto (di cui all’art.23);
e) personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purche' in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche' sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

L’Articolo 10 del Regolamento amplia l’ambito di applicazione anche agli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso le strutture dell'Ateneo (quali dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti) che prima dell'inizio della loro attività devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal regolamento per il personale dell'Ateneo.



Si consiglia, prima di avviare l’iter di brevettazione, un primo contatto con l’Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca

Importante: Durante questa fase iniziale l’inventore deve prestare particolare attenzione ad eseguire una ricerca preliminare di anteriorità sulle banche dati (nazionali ed internazionali) esistenti, per verificare il grado di novità ed originalità di un trovato, dandone evidenza nel modulo di invention disclosure. Alcune di queste sono liberamente consultabili, ad esempio esp@cenet (www.espacenet.com). L’Ufficio Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca mette a disposizione di chi ne fa richiesta le credenziali per l’accesso diretto al portale ORBIT (www.orbit.com). Nel caso di interesse, richiedere le credenziali a brevetti@unifi.it

L’Università di Firenze si avvale, nel caso in cui la commissione Brevettazione reputi che esistano i presupposti, di un servizio interno deputato ad eseguire una ricerca di anteriorità sull’invenzione che si desidera brevettare e si avvale della collaborazione dell’Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica - UVAR, per i brevetti in ambito Life Sciences.

La commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale anche a fronte della ricerca di anteriorità, analizza ogni caso brevettuale e giudica l’interesse dell’Ateneo ad assumere la titolarità dell’invenzione applicando i seguenti criteri:

  • novità, presenza di step inventivo ed applicabilità industriale;
  • possibilità che l’invenzione possa essere valorizzata mediante trasferimento ad imprese o start up

Se la Commissione dà parere positivo, l’acquisizione della titolarità viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Nel caso di delibera favorevole, l’Ufficio brevettazione offrirà supporto all’inventore nelle procedure, nella gestione e nella valorizzazione dell’invenzione e lo metterà in contatto con uno studio di consulenza brevettuale fra quelli individuati dall’Ateneo per la redazione del testo da depositare.

 

Procedura fasi successive al deposito

La tutela brevettuale è limitata all’ambito territoriale per il quale viene richiesta: nel territorio in cui è stato depositato il brevetto. Negli altri paesi in cui la tutela brevettuale non è stata richiesta, chiunque potrà realizzare, produrre e usare l’invenzione ma non brevettarla per mancanza del requisito della novità. Sulla base dell’estensione geografica è possibile distinguere tre tipologie di brevetto: nazionale, europeo ed internazionale - Disciplina della proprietà intellettuale in sintesi (pdf).

Una volta depositata la domanda di brevetto decorrono 12 mesi durante i quali si avvia un confronto costante con gli inventori, l’Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca della Regione Toscana (UvAR) per l’area biomedica e la Commissione Brevetti al fine di stabilire le strategie di continuazione da seguire sulla base delle opinioni emesse dagli esaminatori nazionali delle Organizzazioni Governative preposte.

Le procedure di mantenimento delle domande che conseguono alle strategie definite possono riferirsi al pagamento delle tasse annuali, alle risposte agli esaminatori, etc. e prevedono la quantificazione dei costi e il relativo scadenzario, la richiesta del parere a procedere alla Commissione Brevetti o la trasmissione del mandato ufficiale ai mandatari brevettuali incaricati.



Portafoglio brevetti

Valorizzazione della proprietà intellettuale

  • Elenco brevetti
    di titolarità Unifi disponibili per attività di valorizzazione

 

Approfondimenti

Approfondimenti esterni in materia di brevetti
  • Il Network per il trasferimento della conoscenza e la Valorizzazione industriale della ricerca della Toscana (ILO-NOVA)
  • Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL)
  • Banca dati brevetti università e centri di ricerca italiani (PATIRIS)
  • Ufficio Europeo Brevetti (EPO)
  • Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
  • Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuali (WIPO)
  • Ufficio Brevetti e Marchi Statunitense (USPTO)
  • Ufficio Brevetti e Marchi Giapponese (JPO)


 
ultimo aggiornamento: 20-Lug-2017