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Brevettare a UNIFI

 

Brevettare a UNIFI

Per scelta legislativa, il ricercatore/docente universitario è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.
La procedura per la brevettazione di invenzioni del personale universitario dell’Ateneo così come individuato dall’art. 18, comma 5 della legge 240 del 2010, è disciplinata dal Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario emanato con Decreto rettorale, 4 giugno 2013, n. 595.

Il regolamento prevede due ipotesi (pdf):

  • deposito della domanda di brevetto a nome dell’inventore
  • cessione della titolarità ad Unifi

In entrambe le ipotesi è opportuno un primo contatto con l’Ufficio brevettazione e Proprietà Intellettuale che supporta l’inventore nell’iter brevettuale in conformità al Regolamento universitario.

Deposito della domanda di brevetto a nome dell’inventore

L’inventore si assume personalmente ogni spesa, tassa ed onere economico. L’inventore ha l’obbligo di comunicare, con il modulo comunicazione deposito brevetto (modulistica) entro 30 giorni dal deposito l’avvenuta presentazione della domanda all’Ufficio brevettazione e proprietà intellettuale e trasmettere copia della domanda depositata. Nel caso in cui l’inventore ottenga dei proventi dallo sfruttamento del brevetto, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti, all’Ateneo spetta il 40% dei suddetti proventi sulla quota dell’inventore, al netto delle spese. L’inventore è pertanto obbligato a comunicare ogni valorizzazione fatta sul titolo ed inviare copia del contratto all’Ufficio brevettazione e proprietà intellettuale di Unifi.
Qualora l’inventore interrompa la procedura di brevettazione o sospenda il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto di cui sia titolare o allo scadere dei 5 anni dal rilascio del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento industriale, deve darne comunicazione all’Università.

Cessione della titolarità ad Unifi

Qualora l’inventore intenda cedere la titolarità della propria invenzione Università degli Studi di Firenze potrà farne domanda alla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale, l’organo incaricato ad esprimere pareri sulla gestione della proprietà intellettuale universitaria. In questo caso i proventi derivanti dalla vendita o licenza dei diritti di brevetto acquisiti dall'Ateneo, detratti i costi per la brevettazione e per il mantenimento del brevetto saranno suddivisi al 50% all'Università e 50% all'inventore, salvo diversa ripartizione stabilita prima del deposito della domanda brevettuale.

Per la concessione della titolarità del brevetto all’Università l’inventore dovrà rivolgersi all’Ufficio Brevettazione e proprietà intellettuale e compilare la proposta di cessione titolarità ad Unifi e il modulo di invention disclosure (modulistica).

Importante: Durante questa fase iniziale l’inventore deve prestare particolare attenzione ad eseguire una ricerca preliminare di anteriorità sulle banche dati (nazionali ed internazionali) esistenti, per verificare il grado di novità ed originalità di un trovato, dandone evidenza nel modulo di invention disclosure. Alcune di queste sono liberamente consultabili, ad esempio esp@cenet (www.espacenet.com). L’Ufficio Brevettazione e proprietà intellettuale mette a disposizione di chi ne fa richiesta le credenziali per l’accesso diretto al portale ORBIT (www.orbit.com). Nel caso di interesse, richiedere le credenziali a brevetti@csavri.unifi.it

L’Università di Firenze si avvale, nel caso in cui la commissione Brevettazione reputi che esistano i presupposti, di un servizio interno deputato ad eseguire una ricerca di anteriorità sull’invenzione che si desidera brevettare e si avvale della collaborazione dell’Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica - UVAR, per i brevetti in ambito Life Sciences.

La commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale anche a fronte della ricerca di anteriorità, analizza ogni caso brevettuale e giudica l’interesse dell’Ateneo ad assumere la titolarità dell’invenzione applicando i seguenti criteri:

  • novità, presenza di step inventivo ed applicabilità industriale;
  • possibilità che l’invenzione possa essere valorizzata mediante trasferimento ad imprese o start up

Se la Commissione dà parere positivo, l’acquisizione della titolarità viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Nel caso di delibera favorevole, l’Ufficio brevettazione offrirà supporto all’inventore nelle procedure, nella gestione e nella valorizzazione dell’invenzione e lo metterà in contatto con uno studio di consulenza brevettuale fra quelli individuati dall’Ateneo per la redazione del testo da depositare.

Mantenimento delle domande di brevetto

Una volta depositata la domanda di brevetto decorrono 12 mesi durante i quali si avvia un confronto costante con gli inventori, l’Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca della Regione Toscana (UVAR) per l’area biomedica e la Commissione Brevetti al fine di stabilire le strategie di continuazione da seguire sulla base delle opinioni emesse dagli esaminatori nazionali delle Organizzazioni Governative preposte.
Le procedure di mantenimento delle domande che conseguono alle strategie definite possono riferirsi al pagamento delle tasse annuali, alle risposte agli esaminatori, etc. e prevedono la quantificazione dei costi e il relativo scadenzario, la richiesta del parere a procedere alla Commissione Brevetti, la trasmissione del mandato ufficiale ai mandatari brevettuali incaricati.

 

Perché brevettare

Prima di richiedere la concessione di un brevetto è essenziale procedere ad una valutazione strategica sui costi/benefici, un brevetto può infatti essere difficile e costoso da acquisire, gestire e proteggere.

Dall’altro lato brevettare la propria invenzione potrebbe consentire di produrre profitti ulteriori tramite la cessione dell’uso a terzi, la negoziazione di accordi con altre università e imprese per scambiare e utilizzare i rispettivi trovati, basare l’avvio di un’impresa spin-off, o rivelarsi essenziale per ottenere risorse finanziarie.

Per decidere se richiedere o meno la concessione di un brevetto è importante interrogarsi su alcune questioni utili ad individuare la strategia di protezione e sviluppo:

  • E' opportuno aspettare il deposito del brevetto prima di fare pubblicazioni che incorporano la descrizione dell’invenzione, oppure meglio pubblicare subito e rinunciare al brevetto?
  • Esiste un mercato su cui lanciare l’invenzione?
  • Esiste la libertà di sfruttare l’invenzione? (FTO freedom to operate) Oppure l'innovazione incorpora la tecnologia o rappresentare una versione migliorata di un'invenzione che è brevettata da altri?
  • Quali sono i principali vantaggi della propria invenzione rispetto allo stato dell’arte?
  • Esistono potenziali licenziatari/investitori per supportare l’introduzione nel mercato?
  • Esistono invenzioni simili o sostituibili?
  • Sarà possibile identificare la violazione da parte di terzi dei diritti di brevetto?
  • L’invenzione è utile per migliorare un prodotto esistente o piuttosto a sviluppare un nuovo prodotto?

 

Regolamento e approfondimenti

  • Regolamento - Invenzioni attività di ricerca di personale universitario
  • Disciplina della proprietà intellettuale in sintesi (pdf)

 

Riforma del regolamento sul marchio comunitario

Il 15 dicembre 2015 è stata adottata dal Parlamento Europeo la riforma del Regolamento sul Marchio Comunitario che è entrata in vigore il 23 marzo 2016.
L'art. 28(8) del nuovo Regolamento prevede che tutti i titolari di marchi comunitari depositati dal 1996 al 22 giugno 2012, che abbiano ottenuto la registrazione per l'intera intestazione della classe merceologica, abbiano tempo fino al 24 settembre 2016 per specificare quali siano i prodotti sui quali desiderano avere protezione.

In mancanza di tale specificazione la rivendicazione merceologica verrà interpretata nel suo significato letterale e ciò potrebbe determinare una tutela del marchio meno estesa rispetto alle aspettative.

Si sottolinea che prima del giugno 2012, ogni marchio che veniva depositato per l'intera classe merceologica era da considerarsi protetto per tutti i prodotti/servizi contenuti nell'elencazione dettagliata.

Si invitano pertanto gli interessati a procedere entro i termini indicati, l'Ufficio Brevettazione e Proprietà intellettuale è a disposizione per qualunque chiarimento all'indirizzo brevettiatcsavri.unifi.it

 

Link utili in materia di brevetti
  • Il Network per il trasferimento della conoscenza e la Valorizzazione industriale della ricerca della Toscana (ILO-NOVA)
  • Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL)
  • Banca dati brevetti università e centri di ricerca italiani (PATIRIS)
  • Ufficio Europeo Brevetti (EPO)
  • Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
  • Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuali (WIPO)
  • Ufficio Brevetti e Marchi Statunitense (USPTO)
  • Ufficio Brevetti e Marchi Giapponese (JPO)

 

Commissione Brevetti e Proprietà Intellettuale

La Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale è stata nominata con decreto rettorale n. 33767 (224) del 07.03.2016; ne fanno parte:

  • Prof. Marco Pierini - Presidente
  • Prof. Andrea Arnone
  • Prof.ssa Maria Novella Romanelli
  • Dr. Giancarlo La Marca
  • Dr. Andrea Frosini
  • Personale afferente all’Ufficio Brevettazione - Segretario verbalizzante

 

Eventi

Elementi di Proprietà Intellettuale & Proprietà Intellettuale nell’Università degli Studi di Firenze

Corso di formazione per dottorandi, assegnisti e giovani ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Firenze - III Ciclo

Il corso aiuta ad inquadrare gli strumenti di proprietà intellettuale (“patrimonio” da salvaguardare, mantenere e potenziare) per tutelare la creatività da violazioni del patrimonio intellettuale dell'autore e dell’Ente presso il quale è stata prestata la collaborazione. Obiettivo del corso è formare nella disciplina del Diritto della Proprietà Intellettuale e dei Regolamenti dell'ateneo.

Il Terzo Ciclo si articola in 5 giornate: 22 e 29 giugno, 6, 13 e 20 luglio 2016 dalle 14.30 alle 18.30 presso il Centro Didattico Morgagni (Viale G.B. Morgagni, 40 - Firenze).

La partecipazione dà diritto all’acquisizione di CFU.

Fino a mercoledì 8 giugno 2016 è possibile iscriversi online.

Altre informazioni sul programma dettagliato (pdf)

 
ultimo aggiornamento: 13-Giu-2016