Università degli Studi - Firenze
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Brevettare a UNIFI

Per scelta legislativa, il ricercatore/docente universitario è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.
La procedura per la brevettazione di invenzioni del personale universitario dell’Ateneo così come individuato dall’art. 18, comma 5 della legge 240 del 2010, è disciplinata dal Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario emanato con Decreto rettorale, 4 giugno 2013, n. 595.

Il regolamento prevede due ipotesi (pdf):

  • deposito della domanda di brevetto a nome dell’inventore
  • cessione della titolarità ad Unifi

In entrambe le ipotesi è opportuno un primo contatto con l’Ufficio Brevetti e Proprietà Intellettuale che supporta l’inventore nell’iter brevettuale in conformità al Regolamento universitario.

Nel primo caso l’inventore si assume personalmente ogni spesa, tassa ed onere economico. L’inventore ha l’obbligo di comunicare, con il modulo comunicazione deposito brevetto (modulistica) entro 30 giorni dal deposito l’avvenuta presentazione della domanda all’Ufficio Brevetti e proprietà intellettuale e trasmettere copia della domanda depositata. Nel caso in cui l’inventore ottenga dei proventi dallo sfruttamento del brevetto, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti, all’Ateneo spetta il 40% dei suddetti proventi sulla quota dell’inventore, al netto delle spese. L’inventore è pertanto obbligato a comunicare ogni valorizzazione fatta sul titolo ed inviare copia del contratto all’Ufficio brevetti e proprietà intellettuale di Unifi.
Qualora l’inventore interrompa la procedura di brevettazione o sospenda il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto di cui sia titolare o allo scadere dei 5 anni dal rilascio del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento industriale, deve darne comunicazione all’Università.

Nel secondo caso invece, qualora l’inventore intenda cedere la titolarità della propria invenzione Università degli Studi di Firenze potrà farne domanda alla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale, l’organo incaricato ad esprimere pareri sulla gestione della proprietà intellettuale universitaria. In questo caso i proventi derivanti dalla vendita o licenza dei diritti di brevetto acquisiti dall'Ateneo, detratti i costi per la brevettazione e per il mantenimento del brevetto saranno suddivisi al 50% all'Università e 50% all'inventore, salvo diversa ripartizione stabilita prima del deposito della domanda brevettuale.

Per la concessione della titolarità del brevetto all’Università l’inventore dovrà rivolgersi all’Ufficio Brevettazione e proprietà intellettuale e compilare la proposta di cessione titolarità ad Unifi (modulistica).

La commissione Brevettazione e proprietà Intellettuale nel giudicare l’interesse dell’Ateneo ad assumere la titolarità dell’invenzione applica i seguenti criteri:

  • novità, presenza di step inventivo ed applicabilità industriale;
  • possibilità che l’invenzione possa essere valorizzata mediante trasferimento ad imprese o start up

Se la Commissione dà parere positivo, l’acquisizione della titolarità viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Nel caso di delibera favorevole, l’ufficio Brevetti offrirà supporto all’inventore nelle procedure, nella gestione e nella valorizzazione dell’invenzione e lo metterà in contatto con uno studio di consulenza brevettuale fra quelli individuati dall’Ateneo per la redazione del testo da depositare.

Prima di procedere con il deposito della domanda di brevetto è opportuno compiere una ricerca di anteriorità sull’invenzione al fine di sondare lo stato della tecnica nota e accertare il carattere di novità dell’invenzione. Gli esiti di tale ricerca saranno visionati dalla Commissione brevetti prima di proseguire nell’iter di brevettazione.
L’Università di Firenze ha predisposto un servizio interno per eseguire una ricerca di anteriorità sull’invenzione che si desidera brevettare e si avvale della collaborazione con Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica, UVAR, per i brevetti in ambito Life sciences.
L’inventore che intende usufruire di questi servizi dovrà inviare la richiesta all’Ufficio Brevettazione e Proprietà Intellettuale.

 

Regolamento e approfondimenti

  • Regolamento - Invenzioni attività di ricerca di personale universitario
  • Disciplina della proprietà intellettuale in sintesi (pdf)

 

Perché brevettare

Prima di richiedere la concessione di un brevetto è essenziale procedere ad una valutazione strategica sui costi/benefici, un brevetto può infatti essere difficile e costoso da acquisire, gestire e proteggere.

Dall’altro lato brevettare la propria invenzione potrebbe consentire di produrre profitti ulteriori tramite la cessione dell’uso a terzi, la negoziazione di accordi con altre università e imprese per scambiare e utilizzare i rispettivi trovati, basare l’avvio di un’impresa spin-off, o rivelarsi essenziale per ottenere risorse finanziarie.

Per decidere se richiedere o meno la concessione di un brevetto è importante interrogarsi su alcune questioni utili ad individuare la strategia di protezione e sviluppo:

  • E' opportuno aspettare il deposito del brevetto prima di fare pubblicazioni che incorporano la descrizione dell’invenzione, oppure meglio pubblicare subito e rinunciare al brevetto?
  • Esiste un mercato su cui lanciare l’invenzione?
  • Esiste la libertà di sfruttare l’invenzione? (FTO freedom to operate) Oppure l'innovazione incorpora la tecnologia o rappresentare una versione migliorata di un'invenzione che è brevettata da altri?
  • Quali sono i principali vantaggi della propria invenzione rispetto allo stato dell’arte?
  • Esistono potenziali licenziatari/investitori per supportare l’introduzione nel mercato?
  • Esistono invenzioni simili o sostituibili?
  • Sarà possibile identificare la violazione da parte di terzi dei diritti di brevetto?
  • L’invenzione è utile per migliorare un prodotto esistente o piuttosto a sviluppare un nuovo prodotto?
 
ultimo aggiornamento: 18-Mar-2015
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