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Brevetti e licensing
ULTIMO AGGIORNAMENTO
30.11.2023
Prestazioni di consulenza brevettuale - Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Operatori economici per prestazioni di consulenza brevettuale (dettagli)
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L’Università di Firenze considera la gestione della proprietà industriale e intellettuale elemento strategico per tutelare il proprio patrimonio inventivo e trasferire le conoscenze per supportare l’innovazione e il progresso della collettività.
La Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale di Ateneo e l’UF KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti sono le strutture centrali che danno supporto agli organi di governo, alle strutture di ricerca e ai singoli inventori nella gestione e valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale generata nell’Ateneo fiorentino.
Cosa intendiamo in Unifi per invenzione
Ogni risultato della ricerca che possa avere un valore patrimoniale e sia suscettibile di un Diritto di Proprietà Industriale: invenzioni industriali e modelli di utilità (brevetti), nuove varietà vegetali, modelli e disegni, marchi, software e banche dati, progetti di lavoro di ingegneria.
Perché proteggere un’invenzione
- Per proteggere gli investimenti in ricerca ed innovazione da un utilizzo gratuito del frutto di tali attività da parte di altri
- Per trarre dal loro sfruttamento i migliori risultati in termini di ricaduta socio-economica, mediante accordi con soggetti terzi per la cessione del Diritto di Proprietà Industriale, ovvero la sua licenza
- Per conferire monopolio esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, limitato nel tempo e nel territorio prescelto
- Per utilizzarla commercialmente e sfruttare il suo valore economico
- Per far valere il diritto di esclusiva e le limitazioni nei confronti di eventuali contraffattori
- Per accedere a nuovi mercati e/o a nuove tecnologie mediante licenze incrociate.
Prima di proteggere i risultati di ricerca con un Diritto di Proprietà Intellettuale, si procede, di concerto con gli inventori a una valutazione strategica dei costi e dei benefici socio-economici in grado di scaturire dalla valorizzazione della stessa, anche nell’ottica di verificare in concreto il grado di maturità del risultato di ricerca.
Per decidere se richiedere o meno la concessione di un Diritto di Proprietà Industriale è importante interrogarsi su alcune questioni utili ad individuare la strategia di protezione e sviluppo:
- Esiste un mercato in cui commercializzare l’invenzione, oppure potenziali licenziatari/investitori per supportare l’introduzione nel mercato?
- Esiste la libertà di sfruttare l’invenzione (FTO freedom to operate)? Oppure l'innovazione incorpora una tecnologia già protetta da altri o ne rappresenta solo una versione migliorata?
- Quali sono i principali vantaggi dell'invenzione rispetto allo stato dell’arte? Esistono invenzioni simili o sostituibili?
- L’invenzione è utile per migliorare un prodotto esistente o piuttosto a sviluppare un nuovo prodotto?
- Sarà possibile identificare la violazione da parte di terzi dei Diritti di Proprietà Industriale?
Come tutelare un’invenzione in Unifi
Il ricercatore può giungere ad un risultato inventivo suscettibile di tutela (art. 65 del D.Lgs. 30/2005) in:
Ambito di ricerca istituzionale
Se l’invenzione deriva da una ricerca istituzionale, il Diritto di Proprietà Industriale spetta agli inventori che possono decidere se:
Depositare la domanda di protezione o registrazione a proprio nome
Gli inventori si assumono personalmente ogni spesa, tassa ed onere economico.
Obbligo di comunicazione: Per le sole invenzioni industriali brevettabili, gli inventori hanno l’obbligo di comunicare, con il modulo “Comunicazione di risultato inventivo suscettibile di tutela conseguita nell’ambito di Ricerca Istituzionale” (modulistica) entro 30 giorni dal deposito, l’avvenuta presentazione della domanda allUF KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti - brevetti(AT)unifi.it - e trasmettere copia della domanda depositata.
Obbligo di restituzione dei proventi: Nel caso in cui gli inventori ottengano dei proventi dallo sfruttamento del brevetto, sono tenuti a restituirne all’Ateneo il 40% al netto delle spese. Gli inventori sono pertanto obbligati a comunicare ogni valorizzazione fatta sul titolo ed inviare copia del contratto all’UF KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti.
Attenzione! Gli inventori sono invitati a prendere contatto con l’U.F. durante la negoziazione del contratto di valorizzazione per definire le modalità di restituzione della percentuale dovuta.
Nel caso in cui il ricercatore ceda l’Invenzione a terzi a titolo gratuito, resta fermo il diritto dell’Università di vedersi riconoscere il 40% degli eventuali proventi e pertanto il ricercatore è tenuto a rendere edotto il cessionario dell’esistenza di tale diritto.
Qualora gli inventori, allo scadere dei 5 anni dal conseguimento del Diritto di Proprietà Industriale, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento commerciale, devono darne comunicazione all’Università che acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'Invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante al Ricercatore di esserne riconosciuto inventore.
Cedere la titolarità ad Unifi
Qualora gli inventori intendano cedere la titolarità della propria invenzione all’Università degli Studi di Firenze potranno farne domanda alla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale. In questo caso i proventi derivanti dalla vendita o licenza dei Diritti di Proprietà Industriale acquisiti dall'Ateneo, detratti i costi per la protezione/registrazione e per il mantenimento del titolo saranno suddivisi al 50% all'Università e 50% agli inventori, salvo diversa ripartizione stabilita prima del deposito della domanda. I proventi netti di Ateneo sono in quota parte utilizzati a beneficio dei fondi di ricerca della struttura di appartenenza del Ricercatore.
Per la cessione della titolarità del diritto all’invenzione all’Università gli inventori dovranno rivolgersi all’UF KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti e compilare i moduli: Comunicazione di risultato inventivo suscettibile di tutela conseguita nell’ambito di Ricerca Istituzionale e la Disclosure relativa al Diritto di Proprietà Industriale per il quale si richiede la protezione (modulistica)
Ambito di ricerca vincolata
Se l’invenzione deriva da una ricerca finanziata in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, l'Ateneo rimane titolare degli eventuali diritti derivanti da invenzioni tutelabili ottenute col contributo dei propri ricercatori. I diritti derivanti dall’Invenzione, spettanti all’Università e al soggetto finanziatore, sono definiti dagli stessi negozialmente se non già disciplinate nel contratto che regola il progetto di ricerca.
Gli inventori sono tenuti in questo a caso a dare comunicazione all’UF KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti del “Conseguimento di risultato inventivo suscettibile di tutela conseguita nell’ambito della Ricerca vincolata” (modulistica).
Procedura per il deposito
La procedura per la protezione di invenzioni del personale universitario dell’Ateneo è prevista dal Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario (pdf) emanato con decreto rettorale n. 82735 (526) dell'8 maggio 2019.
- Lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici)
- dottorandi di ricerca
- assegnisti di ricerca
- borsisti di ricerca
- stagisti
- contrattisti di ogni genere
- docenti non dipendenti, compresi visiting e guest professors
- studenti di ogni grado, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e visiting students
- ogni altro soggetto assimilabile.
I Ricercatori che non hanno un rapporto di lavoro subordinato, prima dell'inizio della loro attività, devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal regolamento per il personale dell'Ateneo.
Si consiglia, prima di avviare l’iter di brevettazione, un primo contatto con l’UF KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti
Importante per la protezione di invenzioni industriali e modelli di utilità: Durante questa fase iniziale l’inventore deve prestare particolare attenzione ad eseguire una ricerca preliminare di anteriorità sulle banche dati (nazionali ed internazionali) esistenti, per verificare il grado di novità ed originalità di un trovato, dandone evidenza nel modulo di Disclosure. Alcune di queste sono liberamente consultabili, ad esempio esp(AT)cenet (www.espacenet.com). L’UF KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti mette a disposizione di chi ne fa richiesta le credenziali per l’accesso diretto al portale ORBIT (www.orbit.com). Nel caso di interesse, richiedere le credenziali a brevetti(AT)unifi.it.
L’Università di Firenze si avvale, nel caso in cui la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale reputi che esistano i presupposti, di un servizio interno deputato ad eseguire una ricerca di anteriorità sull’invenzione che si desidera brevettare e si avvale della collaborazione dell’Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica - UVAR, per i brevetti in ambito Life Sciences.
La Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale anche a fronte della ricerca di anteriorità, analizza ogni caso brevettuale e giudica l’interesse dell’Ateneo ad assumere la titolarità dell’invenzione applicando i seguenti criteri:
- novità, presenza di step inventivo ed applicabilità industriale (per i brevetti)
- possibilità che l’invenzione possa essere valorizzata mediante trasferimento ad imprese o start up.
Se la Commissione dà parere positivo, l’acquisizione della titolarità viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Nel caso di delibera favorevole, l’l’U.F. Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti offrirà supporto all’inventore nelle procedure, nella gestione e nella valorizzazione dell’invenzione e lo metterà in contatto con uno studio di consulenza brevettuale fra quelli individuati dall’Ateneo per la redazione del testo da depositare.
Procedura fasi successive al deposito di un brevetto
La tutela brevettuale è limitata all’ambito territoriale per il quale viene richiesta: nel territorio in cui è stato depositato il brevetto. Negli altri paesi in cui la tutela brevettuale non è stata richiesta, chiunque potrà realizzare, produrre e usare l’invenzione ma non brevettarla per mancanza del requisito della novità. Sulla base dell’estensione geografica è possibile distinguere tre tipologie di brevetto: nazionale, europeo ed internazionale - Disciplina della proprietà intellettuale in sintesi (pdf).
Una volta depositata la domanda di brevetto decorrono 12 mesi durante i quali si avvia un confronto costante con gli inventori, l’Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca della Regione Toscana (UvAR) per l’area biomedica e la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale al fine di stabilire le strategie di continuazione da seguire sulla base delle opinioni emesse dagli esaminatori nazionali delle Organizzazioni Governative preposte.
Le procedure di mantenimento delle domande che conseguono alle strategie definite possono riferirsi al pagamento delle tasse annuali, alle risposte agli esaminatori, etc. e prevedono la quantificazione dei costi e il relativo scadenzario, la richiesta dell’autorizzazione a procedere alla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale o la trasmissione del mandato ufficiale ai mandatari brevettuali incaricati.
Proprietà intellettuale generata dai ricercatori in afferenza assistenziale presso A.O.U. Careggi
A novembre 2019 è stato siglato un Protocollo d'intesa con l'A.O.U. Careggi per disciplinare la gestione dei titoli di proprietà intellettuali generati dal personale Unifi in afferenza assistenziale presso l'A.O.U. Careggi.
A chi si rivolge: a tutto il personale UNIFI in afferenza assistenziale presso AOUC, compresi gli addetti pro-tempore quali dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, stagisti, studenti nell’attività di svolgimento di tesi di laurea, docenti di ogni genere non dipendenti, collaboratori di ogni genere non dipendenti coinvolti in attività di ricerca svolta avvalendosi di supporto, competenze, attrezzature e/o strutture appartenenti a AOUC.
Cosa prevede: se i ricercatori in afferenza assistenziale presso AOUC decidono di cedere la propria titolarità del diritto di proprietà intellettuale, la percentuale di contributo inventivo di ciascun ricercatore verrà suddivisa in misura paritetica fra UNIFI e AOUC e tale diritto verrà poi gestito secondo specifici accordi di condivisione.
Portafoglio dei Diritti di Proprietà Industriale
Valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale
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Elenco dei Diritti di Proprietà Industriale
di titolarità Unifi disponibili per attività di valorizzazione
Avvisi pubblici per la concessione in licenza esclusiva a titolo gratuito
- Avviso pubblico per la concessione in licenza esclusiva a titolo gratuito per l’intera durata residua di n. 5 brevetti di titolarità dell’Università degli Studi di Firenze (pdf) - scadenza 5 febbraio 2023
Approfondimenti
- Linee guida sulla proprietà intellettuale per la composizione e discussione delle tesi di laurea dell'Università degli Studi di Firenze (pdf)
- FAQ - Diritto d’Autore e Proprietà Intellettuale nelle tesi di laurea (pdf)
- Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale
Riforma del regolamento sul marchio comunitario
Il 15 dicembre 2015 è stata adottata dal Parlamento Europeo la riforma del Regolamento sul Marchio Comunitario che è entrata in vigore il 23 marzo 2016.
L'art. 28(8) del nuovo Regolamento prevedeva che tutti i titolari di marchi comunitari depositati dal 1996 al 22 giugno 2012, che avessero ottenuto la registrazione per l'intera intestazione della classe merceologica, avevano tempo fino al 24 settembre 2016 per specificare quali erano i prodotti sui quali desiderano avere protezione.
In mancanza di tale specificazione la rivendicazione merceologica sarà interpretata nel suo significato letterale e ciò potrebbe determinare una tutela del marchio meno estesa rispetto alle aspettative.
Si sottolinea che prima del giugno 2012, ogni marchio che veniva depositato per l'intera classe merceologica era da considerarsi protetto per tutti i prodotti/servizi contenuti nell'elencazione dettagliata.
L'Ufficio Brevettazione e Proprietà intellettuale è a disposizione per qualunque chiarimento all'indirizzo brevetti(AT)unifi.it
Approfondimenti esterni in materia di brevetti
- Il Network per il trasferimento della conoscenza e la Valorizzazione industriale della ricerca della Toscana (ILO-NOVA)
- Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL)
- Banca dati brevetti università e centri di ricerca italiani (PATIRIS)
- Ufficio Europeo Brevetti (EPO)
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
- Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuali (WIPO)
- Ufficio Brevetti e Marchi Statunitense (USPTO)
- Ufficio Brevetti e Marchi Giapponese (JPO)
Modulistica
Prestazioni di consulenza brevettuale
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Operatori economici per prestazioni di consulenza brevettuale - D.D. 143/2023 (pdf)
Inviare le domande di iscrizione/aggiornamento all'indirizzo PEC trasferimento.tecnologico(
- Domanda di iscrizione - Allegato A1 (rtf - pdf)
- Conferma di iscrizione - Allegato A2 (rtf - pdf)
- Capitolato di esecuzione di affidamento dell'incarico - Allegato A3 (pdf)
Elenco degli Operatori economici
- Approvazione (pdf)
- Aggiornamento - 5 novembre 2020 (pdf)
- Aggiornamento - 5 maggio 2021 (pdf)
- Integrazione aggiornamento - 17 maggio 2021 (pdf)
- Aggiornamento - 16 novembre 2021 (pdf)
- Aggiornamento - 28 luglio 2022 (pdf)
- Aggiornamento - 23 marzo 2023 (pdf)
- Aggiornamento - 25 maggio 2023 (pdf)
- Aggiornamento - 27 luglio 2023 (pdf)
- Aggiornamento - 13 settembre 2023 (pdf)
Avvisi precedenti superati
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Operatori economici per prestazioni di consulenza brevettuale (pdf)
Progetti di Proof of Concept (PoC)
Avviso per la selezione di progetti di Proof of Concept (PoC) per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti. Avviso, allegati e maggiori informazioni sul sito dell'Università di Pisa.
Contatti e modulistica
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