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 Terza missioneBrevetti e licensing

Brevetti e licensing

ULTIMO AGGIORNAMENTO
17.09.2019
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L’Università degli Studi di Firenze considera la gestione della proprietà industriale e intellettuale elemento strategico per tutelare il proprio patrimonio inventivo e trasferire le conoscenze per supportare l’innovazione e il progresso della collettività.

La Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale di Ateneo e l’Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti sono le strutture centrali che danno supporto agli organi di governo, alle strutture di ricerca e ai singoli inventori nella gestione e valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale generata nell’Ateneo fiorentino.

Cosa intendiamo in Unifi per Invenzione:

Ogni risultato della ricerca che possa avere un valore patrimoniale e sia suscettibile di un Diritto di Proprietà Industriale: invenzioni industriali e modelli di utilità (brevetti), nuove varietà vegetali, modelli e disegni, marchi, software e banche dati, progetti di lavoro di ingegneria.

Perché proteggere un’Invenzione:

  • Per proteggere gli investimenti in ricerca ed innovazione da un utilizzo gratuito del frutto di tali attività da parte di altri
  • Per trarre dal loro sfruttamento i migliori risultati in termini di ricaduta socio-economica, mediante accordi con soggetti terzi per la cessione del Diritto di Proprietà Industriale, ovvero la sua licenza
  • Per conferire monopolio esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, limitato nel tempo e nel territorio prescelto
  • Per utilizzarla commercialmente e sfruttare il suo valore economico
  • Per far valere il diritto di esclusiva e le limitazioni nei confronti di eventuali contraffattori
  • Per accedere a nuovi mercati e/o a nuove tecnologie mediante licenze incrociate.

Prima di proteggere i risultati di ricerca con un Diritto di Proprietà Intellettuale, si procede, di concerto con gli inventori a una valutazione strategica dei costi e dei benefici socio-economici in grado di scaturire dalla valorizzazione della stessa, anche nell’ottica di verificare in concreto il grado di maturità del risultato di ricerca.

Per decidere se richiedere o meno la concessione di un Diritto di Proprietà Industriale è importante interrogarsi su alcune questioni utili ad individuare la strategia di protezione e sviluppo:

  • Esiste un mercato in cui commercializzare l’invenzione, oppure potenziali licenziatari/investitori per supportare l’introduzione nel mercato?
  • Esiste la libertà di sfruttare l’invenzione (FTO freedom to operate)? Oppure l'innovazione incorpora una tecnologia già protetta da altri o ne rappresenta solo una versione migliorata?
  • Quali sono i principali vantaggi dell'invenzione rispetto allo stato dell’arte? Esistono invenzioni simili o sostituibili?
  • L’invenzione è utile per migliorare un prodotto esistente o piuttosto a sviluppare un nuovo prodotto?
  • Sarà possibile identificare la violazione da parte di terzi dei Diritti di Proprietà Industriale?

Come tutelare un’Invenzione in UNIFI:

Il ricercatore può giungere ad un risultato inventivo suscettibile di tutela (art. 65 del D.Lgs. 30/2005 link a sito esterno) in:

Ambito di ricerca istituzionale
Se l’invenzione deriva da una ricerca istituzionale, il Diritto di Proprietà Industriale spetta agli inventori che possono decidere se:

Depositare la domanda di protezione o registrazione a proprio nome
Gli inventori si assumono personalmente ogni spesa, tassa ed onere economico.
Obbligo di comunicazione: Per le sole invenzioni industriali brevettabili, gli inventori hanno l’obbligo di comunicare, con il modulo “Comunicazione di risultato inventivo suscettibile di tutela conseguita nell’ambito di Ricerca Istituzionale” (modulistica) entro 30 giorni dal deposito, l’avvenuta presentazione della domanda all’Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti (brevetti(AT)unifi.it) e trasmettere copia della domanda depositata.
Obbligo di restituzione dei proventi: Nel caso in cui gli inventori ottengano dei proventi dallo sfruttamento del brevetto, sono tenuti a restituirne all’Ateneo il 40% al netto delle spese. Gli inventori sono pertanto obbligati a comunicare ogni valorizzazione fatta sul titolo ed inviare copia del contratto all’Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti.
Attenzione! Gli inventori sono invitati a prendere contatto con l’U.F. durante la negoziazione del contratto di valorizzazione per definire le modalità di restituzione della percentuale dovuta.
Nel caso in cui il ricercatore ceda l’Invenzione a terzi a titolo gratuito, resta fermo il diritto dell’Università di vedersi riconoscere il 40% degli eventuali proventi e pertanto il ricercatore è tenuto a rendere edotto il cessionario dell’esistenza di tale diritto.
Qualora gli inventori, allo scadere dei 5 anni dal conseguimento del Diritto di Proprietà Industriale, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento commerciale, devono darne comunicazione all’Università che acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'Invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante al Ricercatore di esserne riconosciuto inventore.

Cedere la titolarità ad UNIFI
Qualora gli inventori intendano cedere la titolarità della propria invenzione all’Università degli Studi di Firenze potranno farne domanda alla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale. In questo caso i proventi derivanti dalla vendita o licenza dei Diritti di Proprietà Industriale acquisiti dall'Ateneo, detratti i costi per la protezione/registrazione e per il mantenimento del titolo saranno suddivisi al 50% all'Università e 50% agli inventori, salvo diversa ripartizione stabilita prima del deposito della domanda. I proventi netti di Ateneo sono in quota parte utilizzati a beneficio dei fondi di ricerca della struttura di appartenenza del Ricercatore.

Per la cessione della titolarità del diritto all’invenzione all’Università gli inventori dovranno rivolgersi all’Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti e compilare i moduli: Comunicazione di risultato inventivo suscettibile di tutela conseguita nell’ambito di Ricerca Istituzionale e la Disclosure relativa al Diritto di Proprietà Industriale per il quale si richiede la protezione (modulistica)

Procedura per il deposito

Procedura fasi successive al deposito

Ambito di ricerca vincolata
Se l’invenzione deriva da una ricerca finanziata in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, l'Ateneo rimane titolare degli eventuali diritti derivanti da invenzioni tutelabili ottenute col contributo dei propri ricercatori. I diritti derivanti dall’Invenzione, spettanti all’Università e al soggetto finanziatore, sono definiti dagli stessi negozialmente se non già disciplinate nel contratto che regola il progetto di ricerca.

Gli inventori sono tenuti in questo a caso a dare comunicazione all’Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti del “Conseguimento di risultato inventivo suscettibile di tutela conseguita nell’ambito della Ricerca vincolata” (modulistica).

Procedura per il deposito

Procedura fasi successive al deposito

Procedura per il deposito

La procedura per la protezione di invenzioni del personale universitario dell’Ateneo è prevista dal Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario ( pdf) emanato con decreto rettorale n. 82735 (526) dell'8 maggio 2019.

Personale universitario soggetto al Regolamento
  • Lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici)
  • dottorandi di ricerca
  • assegnisti di ricerca
  • borsisti di ricerca
  • stagisti
  • contrattisti di ogni genere
  • docenti non dipendenti, compresi visiting e guest professors
  • studenti di ogni grado, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e visiting students
  • ogni altro soggetto assimilabile.

I Ricercatori che non hanno un rapporto di lavoro subordinato, prima dell'inizio della loro attività, devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal regolamento per il personale dell'Ateneo.

Si consiglia, prima di avviare l’iter di brevettazione, un primo contatto con l’Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti

Importante per la protezione di invenzioni industriali e modelli di utilità: Durante questa fase iniziale l’inventore deve prestare particolare attenzione ad eseguire una ricerca preliminare di anteriorità sulle banche dati (nazionali ed internazionali) esistenti, per verificare il grado di novità ed originalità di un trovato, dandone evidenza nel modulo di Disclosure. Alcune di queste sono liberamente consultabili, ad esempio esp(AT)cenet (www.espacenet.com). L’Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti mette a disposizione di chi ne fa richiesta le credenziali per l’accesso diretto al portale ORBIT (www.orbit.com). Nel caso di interesse, richiedere le credenziali a brevetti(AT)unifi.it.

L’Università di Firenze si avvale, nel caso in cui la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale reputi che esistano i presupposti, di un servizio interno deputato ad eseguire una ricerca di anteriorità sull’invenzione che si desidera brevettare e si avvale della collaborazione dell’Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica - UVAR, per i brevetti in ambito Life Sciences.

La Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale anche a fronte della ricerca di anteriorità, analizza ogni caso brevettuale e giudica l’interesse dell’Ateneo ad assumere la titolarità dell’invenzione applicando i seguenti criteri:

  • novità, presenza di step inventivo ed applicabilità industriale (per i brevetti)
  • possibilità che l’invenzione possa essere valorizzata mediante trasferimento ad imprese o start up.

Se la Commissione dà parere positivo, l’acquisizione della titolarità viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Nel caso di delibera favorevole, l’l’U.F. Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti offrirà supporto all’inventore nelle procedure, nella gestione e nella valorizzazione dell’invenzione e lo metterà in contatto con uno studio di consulenza brevettuale fra quelli individuati dall’Ateneo per la redazione del testo da depositare.

Procedura fasi successive al deposito di un brevetto

La tutela brevettuale è limitata all’ambito territoriale per il quale viene richiesta: nel territorio in cui è stato depositato il brevetto. Negli altri paesi in cui la tutela brevettuale non è stata richiesta, chiunque potrà realizzare, produrre e usare l’invenzione ma non brevettarla per mancanza del requisito della novità. Sulla base dell’estensione geografica è possibile distinguere tre tipologie di brevetto: nazionale, europeo ed internazionale - Disciplina della proprietà intellettuale in sintesi (pdf).

Una volta depositata la domanda di brevetto decorrono 12 mesi durante i quali si avvia un confronto costante con gli inventori, l’Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca della Regione Toscana (UvAR) per l’area biomedica e la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale al fine di stabilire le strategie di continuazione da seguire sulla base delle opinioni emesse dagli esaminatori nazionali delle Organizzazioni Governative preposte.

Le procedure di mantenimento delle domande che conseguono alle strategie definite possono riferirsi al pagamento delle tasse annuali, alle risposte agli esaminatori, etc. e prevedono la quantificazione dei costi e il relativo scadenzario, la richiesta dell’autorizzazione a procedere alla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale o la trasmissione del mandato ufficiale ai mandatari brevettuali incaricati.

Portafoglio dei Diritti di Proprietà Industriale

Valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale

Approfondimenti

Approfondimenti esterni in materia di brevetti
  • Il Network per il trasferimento della conoscenza e la Valorizzazione industriale della ricerca della Toscana (ILO-NOVA)
  • Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL)
  • Banca dati brevetti università e centri di ricerca italiani (PATIRIS)
  • Ufficio Europeo Brevetti (EPO)
  • Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
  • Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuali (WIPO)
  • Ufficio Brevetti e Marchi Statunitense (USPTO)
  • Ufficio Brevetti e Marchi Giapponese (JPO)

Modulistica

Avviso pubblico per prestazioni di consulenza brevettuale

  • Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per prestazioni di consulenza brevettuale (pdf)
    • Avviso - Allegato A (pdf)
    • Domanda di iscrizione - Allegato A1 (rtf - pdf)
    • Capitolato di esecuzione di affidamento dell'incarico - Allegato A2 (pdf)

 

 
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